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15 de JUNIO de 2015

Carlos Fernández-Novoa, Catedrático Emérito de Derecho Mercantil:
“La nueva Directiva comunitaria mejorará la protección de las Marcas”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Encuentro en la Fundación Pons para analizar lo que será la nueva Directiva comunitaria sobre Marcas, un texto normativo que entrará en vigor a finales de año y que a juicio de uno de sus intervinientes, Carlos Fernández-Novoa, Catedrático Emérito de Derecho Mercantil y Of Counsel de Pons Patentes y Marcas Internacional ayudará a mejorar la protección de las marcas.  La citada directiva se estructura en tres pilares: la directiva afronta tres pilares básicos: adaptar la normativa de marca comunitaria a la nueva era digital, favorecer la normativa contra el fenómeno de la piratería y promover el uso de las marcas en las pymes. Para este prestigioso jurista: “A nivel positivo, valoramos mucho que se regule la parte procedimental o procesal de las Oficinas de Patentes y Marcas de los países miembros de la UE. También hemos visto innovaciones concretas en la propia regulación de las marcas” advierte Fernández-Novoa. La directiva de Marcas que se aprobará a finales de años tendrá una vacatio legis para los estados miembros de entre cinco a siete años.

Los cambios de la nueva Directiva de Marcas:

Reconoce Fernández-Novoa que estos cuatro años de colaboración con Fundación Pons están siendo muy fructíferos para mí. Tanto esta Fundación como su Agencia de Patentes realizan diferentes actividades didácticas sobre la propiedad industrial muy a tener en cuenta.

Es el caso del Master que han puesto en marcha en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, así como una serie de jornadas sobre temas específicos como esta jornada sobre la propuesta de reforma de Directiva de Marcas.

El objetivo de este cambio normativo es el de  fomentar la innovación y el crecimiento económico en la UE haciendo más accesibles y eficientes para las empresas todos los trámites relacionados con la protección de sus activos intangibles

La nueva propuesta de modificación de la directiva comunitaria de marcas que determinará el nuevo Sistema Europeo de Marcas, que comenzó destacando que el término marca comunitaria se sustituirá por Marca Europea y la OAMI pasará a llamarse Agencia de marcas y diseños de la UE en el ámbito comunitario.

La nueva Directiva, pendiente de aprobación definitiva, también determina que los Estados miembros “establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca”. Para algunos expertos  esta única vía administrativa supondrá una mayor facilidad y agilidad en ambos procedimientos.

Por último y en relación a las tasas, la nueva regulación establece que estarán sujetos a una tasa adicional por cada clase de productos y servicios no incluidos en la primera clase. El reglamento, por otra parte, contempla una notable reducción tanto en las tasas de registro y renovación de hasta el 25%, fomentando la solicitud electrónica frente al papel.

Profesor Fernández-Novoa, ¿cuál es la conclusión principal de esta jornada que han celebrado ustedes para analizar la nueva Directiva de Marcas?

En esta jornada intervinimos Luis Gimeno, jefe de la oficina de recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) yAntxo Tato, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo y árbitro de la OMPI y un servidor para aclarar los aspectos del nuevo marco comunitario sobre marcas. Hemos hecho un análisis crítico de la citada propuesta destacando que tiene aspectos positivos y otros  no tan buenos.

A nivel positivo, valoramos mucho que se regule la parte procedimental o procesal de las Oficinas de Patentes  y Marcas de los países miembros de la UE. También hemos visto innovaciones concretas en la propia regulación de las marcas

“La denominación R con un círculo que le rodea es sinónimo de marca registrada, le otorga prestigio a la empresa y mayor reputación frente a otras que no lo tienen.”

¿Y aquellos otros que le preocupan más?

Sobre el aspecto de técnica jurídica sobre el que puedo hablar algo diría que el nuevo texto normativo pretende eliminar requisitos y figuras de la primera directiva de Marcas, ya justificadas por la jurisprudencia del TJUE. Esto hace que no fuera necesario realizar estos cambios.  Creo que con lo que tenemos se operaba de forma satisfactoria.

¿Cómo cree que se va a tramitar esta Directiva de Marcas en Europa. Habrá dificultades especiales para su implementación?

Es cierto, esta Directiva aún debe ser aprobada a nivel comunitario. Luego establecerá un plazo que va de cinco a siete años para que los Estados miembros la vayan trasponiendo a su ordenamiento jurídico nacional. Hay que darse cuenta que esta directiva contiene normas imperativas que se habrá de adoptar de forma obligatoria y otras meramente facultativas.

¿Será un procedimiento más sencillo que otros similares a nivel de transposición de directiva?

De momento, lo que sabemos es que una Comisión conjunta del PE y de la CE ya ha aprobado este nuevo texto normativo. Esto hará que su aprobación tenga lugar a finales de este año o el año próximo.  Con la vacatio legis que ya se conoce de cinco a siete años parece que no habrá muchos problemas de adaptación.

Y en el caso español, ¿cómo cree que será esta adaptación a la citada directiva de Marcas?

Creo que la translación será buena porque el principal objetivo de la directiva pretende proteger mejor la protección de las marcas. En este caso, sabemos que nuestro país tiene empresas que son titulares de grandes marcas.

La llamada Marca Renombrada, que es la categoría superior de la marca, también la tienen empresas españolas. La citada directiva favorecerá esos intereses empresariales desde esta perspectiva que le comento.

Usted centró su intervención en el nuevo concepto de marca y prohibiciones de registro con la nueva normativa.

Hasta ahora, la normativa solo contemplaba el registro de marcas representadas gráficamente y con la propuesta de la Comisión Europea se suprime la mención expresa a esa representación gráfica. Ahora será  sustituida por signo representados  lo que permitan a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada

En este contexto  a su titular  a través de una tecnología de acceso público  permitirá  a las autoridades el objeto preciso de la protección que la marca otorga a su título”.  Esta nueva aproximación conceptual al concepto de marca abre la puerta al registro de marca sonoras, ente otras.

Cuando hablamos de protección de las marcas se habla de Internet como una amenaza a la misma.

Puede ser una amenaza, en el caso de que las empresas que dominan Internet utilizan una marca ajena, que no les pertenece. Deberían primero pedir autorización a esas empresas, sobre todo si las van a utilizar así se evitarían muchos conflictos.

También sabemos que los grandes operadores de Internet operan por encima de los ordenamientos nacionales y son bastante poderosos. No es fácil encontrar una solución a estos conflictos que se generan en este contexto.

¿Cree usted que las empresas hacen lo posible para proteger sus marcas?

Cada vez más se protegen mejor. Creo que el nivel de concienciación a nivel empresarial es cada vez más elevado.  La marca junto con una buena publicidad ayuda realmente y de forma eficaz a vender esos productos o servicios correspondientes.

En nuestro país se lanzó la llamada Marca España para divulgar nuestro atractivo como país fuera de nuestras fronteras.

La Marca España no es tal en el sentido usual de la palabra.  Es una marca que se mueve en un plano diferente. Me parece bien la idea que se quiso lanzar con la citada Marca España, como ese gran paraguas que protegía a todas las empresas españolas.

Se trata de dar notoriedad a lo que hacemos. De hecho en casos concretos de personas con notoriedad se encuentran con la desagradable sorpresa de que alguien ajeno a ellos intenta registrar su nombre como marca. Recuerdo como hace años, los herederos de Picasso se opusieron al uso de la marca Picasso.

Cuando hay conflictos entre marcas ¿qué método es mejor para frenar su desarrollo, la vía judicial o los métodos como el arbitraje o la mediación?

Todo depende de la gravedad de la lesión que se haya generado sufrida por la empresa o el particular. En el caso que marca se haya utilizada y se comprueba que haya éxito, lógicamente lo recomendable es una demanda exigiendo indemnización por daños y perjuicios o suscribir un convenio para que esa empresa se vea sujeta al pago del correspondiente royalti por ese uso del nombre como marca. Lo que es piratería pura y dura tiene una respuesta penal ahora más contundente con la nueva reforma del Código Penal.

¿Qué consejo les envía a emprendedores, autónomos y profesionales de cara a que su marca sea protegida?

Que registren su marca aunque a veces no sea sencillo encontrar una marca adecuada a lo que haces y que se pueda registrar. En la llamada clase veinticinco, donde se habla de ropa, es complicado encontrar una marca atractiva para ello que pueda ser registrada.

Lo fundamental que debe hacerse es una investigación previa y ver si ese nombre que uno tiene en la cabeza se puede registrar. Hay que hacer esa investigación previa antes de acudir al registro. Registrar una marca tiene un coste, si se registra como comunitaria extiende sus efectos a toda la UE y ese coste e impacto es mucho mayor.

Concluimos, profesor Fernández-Novoa. ¿Cuál es la mejor manera de proteger una marca?

Todo depende del tipo de empresa pero sí puedo decirle que una empresa mediana debe apostar por el registro comunitario. Y si tiene menos tamaño le vale al registrar esa marca como española. También está abierta la vía del registro como marca internacional en algunos países ajenos a la UE

Tener una marca registrada haces que duermas mejor y ofreces seguridad a terceros.  La denominación R con un círculo que le rodea es sinónimo de marca registrada, le otorga prestigio a la empresa y mayor reputación frente a otras que no lo tienen.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
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