El privilegio de ser una marca renombrada

Publicado el viernes, 22 julio 2016
José Luis Requero Fernández, Abogado, Business & Law

José Luis Requero Fernández, Abogado, Business & Law

José Luis Requero Fernández, Abogado, Business & Law.

Hace unas semanas hablaba del problema que tuvo el Barça cuando trató de impedir que una marca llamada Kule fuera registrada por ser similar el término “culé” que da nombre a todo aquello que es perteneciente o relativo al Fútbol Club Barcelona. El equipo español afirmaba que dicho vocablo era notoriamente conocido y que por tanto existía riesgo de confusión. El asunto no prosperó. Esta semana hablaré de un asunto muy similar, pero con la salvedad de que, en esta ocasión, la marca renombrada realmente lo es a nivel planetario.

A finales de 2008, la empresa singapurense Future Enterprises solicitó y consiguió, ante la EUIPO, el registro de su marca MacCoffee, la cual comprende productos alimenticios y bebidas. Cinco años después, el organismo europeo aceptó una demanda del gigante de la comida rápida McDonald´s, quien entendía que Future Enterprise se estaba beneficiando de la notoriedad de su marca. La americana pretendía la nulidad de aquella marca basando su demanda en el hecho de que McDonald´s no sólo tiene registradas las marcas europeas anteriores McDonald’s, McFish, McToast, McMuffin, McRib, McFlurry, McNuggets, McChicken o McFeast entre otros, sino que con el paso de los años y la reputación adquirida el uso del prefijo “Mc” o “Mac” es asociado directamente con estos restaurantes de comida rápida.

El Tribunal General de la Unión Europea así lo entendió y falló a favor de McDonald´s, si bien es cierto que la resolución todavía no es firme y cabe recurso de apelación. En la sentencia, de fecha 5 de julio del presente año 2016, el Tribunal acuerda:

  1. Que existe un grado de similitud significativo entre la marca Maccoffee y las marcas europeas anteriores registradas de McDonald’s, en relación con los elementos «mac» y «mc».
  2. Que la inclusión del prefijo “mac” en la marca registrada por Future Enterprises (MaCoffee) implica que el público general pueda asociar, tanto fonética como conceptualmente, esta marca con la familia de marcas “Mc” de McDonald’s, que combinan el prefijo “Mc” con el nombre de un menú o producto, estableciendo así un vínculo entre las marcas.
  3. Que existe una gran semejanza entre los productos que las marcas en conflicto comercializan. El Tribunal europeo así lo entiende en su resolución al considerar que los productos alimenticios de MacCoffee podrían ser confundidos con los de McDonald´s.
  4. Finalmente, el Tribunal estipuló que tanto los productos alimenticios como los servicios de restauración controvertidos se dirigen a los mismos consumidores.

Como decíamos, Future Enterprise todavía tiene un último cartucho: recurrir en apelación en el plazo de dos meses. No obstante, en mi opinión, nos encontramos ante un caso claro de marca renombrada (McDonald´s), de aprovechamiento desleal por parte de la empresa de Singapur de la reputación ajena y la atracción de McDonald´s e, intrínsecamente, de inducción a confusión en los consumidores; lo que quiere decir que MacCoffee tiene todas las de perder, ya que se enfrenta a una marca muy fuerte que “trabaja” el mismo segmento de mercado que ellos lo que dificulta aún más sus posibilidades de éxito.

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