Camino García Murillo, Abogada TIC en Meraki Abogados.

El titular de la marca que despliega su actividad empresarial en un entorno on line, es cada vez más consciente de la falta de control sobre el uso que terceros pueden hacer de ella. Para combatir prácticas abusivas, adoptan las medidas a su alcance (registro de la marca nacional, internacional y/o comunitaria), considerando que a partir de este momento cuentan con un título ejecutivo para prohibir cualquier uso, en cualquier modalidad, que se haga de su marca.

En este sentido, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su artículo 34, reconoce que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, pero esto no equivale a un derecho absoluto sobre la misma frente a terceros.

Planteamos a continuación algunas cuestiones en relación con el uso de la marca por terceros distintos de su titular, en supuestos en los que el derecho a prohibir el uso de la misma no es absoluto y debe ser analizado caso por caso.

¿Puedo prohibir a otros sitios web que hablen de mis productos o servicios, utilizando como Keywords mi marca registrada?

Como ya mencionamos, el derecho del titular de la marca sobre el uso de la misma no es absoluto, y el límite al ius prohibendi se clarifica en la Sentencia del TJUE, de 12 de noviembre de 2002, en la que se indica que el uso por un tercero no autorizado de una marca registrada, con fines descriptivos, queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 34 de la Ley de Marcas y del art 5.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ya que no se menoscaba los intereses económico del titular de la misma y no genera un riesgo de confusión en el consumidor.

En este sentido, la mencionada Directiva establece expresamente en su artículo 6.1:

“El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos”.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 37 de nuestra Ley de Marcas. Por lo tanto, no se puede prohibir a un tercero describir, situar, o comentar información relacionada con una marca ajena, siempre que no se utilice este mecanismo para ofrecer productos idénticos o similares generando confusión en el usuario.

¿Puedo prohibir el uso de mi marca por terceros en Google Adwords?

En cuanto a la utilización de una palabra clave en buscadores de internet coincidente con la marca de un tercero, cabe señalar que la Sentencia TS núm. 620/2016, de 26 de febrero establece que el derecho de exclusividad que envuelve a una marca no es absoluto y su uso sólo sería considerado infracción cuando se haga a título de marca propia o se vulneren sus funciones.

El TS estima que se pueden utilizar marcas registradas ajenas como palabras clave siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

(i) Que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica, ni tampoco la función de inversión de la marca, es decir, que el uso de dicha keyword suponga un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

(ii) Que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada.

Otra opción de los titulares de marca frente a estas prácticas es acudir a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, alegando la existencia de:

o Actos de confusión e imitación (artículos 6 y 11).

o Actos de aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 12)

o Actos de obstaculización (artículo 4)

En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 94/2017, de 15 de febrero, que estima que no procede recurrir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de marcas, salvo que se demuestren facetas concretas de desvalor o concurrenciales por parte del tercero usuario de la marca ajena.

En la mencionada sentencia del TS 94/2017 se establece que:

“cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94”.

Por lo tanto, habrá que analizar, caso por caso, el uso que se haga de la marca de un tercero en buscadores, concluyendo que será lícito su uso en el caso de que no exista riesgo de confusión, no menoscabe la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica, ni suponga un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca con el fin de adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores.

Inclusive, el titular de la marca deberá soportar el uso de la misma por un tercero, en caso de respetarse los límites mencionados anteriormente, aun cuando este la use en buscadores para promocionar sus productos o servicios como una alternativa a los productos o servicios de la marca ajena.

¿Puedo realizar y utilizar fotografías que incluyan marcas de terceros?

A diferencia de lo previsto en la legislación sobre derecho de autor, la legislación sobre marcas como tal no restringe el uso de una marca en una fotografía. Lo que sí prohíbe es el uso de una marca de forma que pueda inducir a confusión respecto de la afiliación del titular de la marca con la imagen.

Si es razonablemente probable que los consumidores crean erróneamente que el titular de la marca patrocina la fotografía, puede suponer infracción del derecho de marcas. En este sentido, se recomienda la lectura del artículo “Problemas jurídicos que plantea tomar o utilizar fotografías de marcas, personas y material protegido por derecho de autor”, publicado por la OMPI, en el que se establecen los límites y condiciones para el uso de fotografías que contengan marcas de terceros.

¿Puedo utilizar la marca y el logo de mis clientes en información de tipo comercial?

Es frecuente encontrar en el sitio web de una empresa el apartado “Nuestros clientes” o similar, en el que se incluye el logo de cada uno de los clientes a los que se ha prestado servicios, como un medio de acreditar la experiencia profesional y confianza de dichos clientes. Pero, ¿puede utilizarse la marca denominativa/mixta de un cliente en informaciones de tipo comercial sin consentimiento de este? Se recomienda no hacerlo, por una cuestión que va más allá del mero cumplimiento normativo; debemos contar con la autorización de con nuestro cliente antes de ofrecer ningún dato sobre el mismo, y en el caso de que el cliente considere confidencial la relación entre las partes, no se deberá aludir al mismo aun cuando forme parte de la cartera de clientes de la empresa.

Conclusiones

El uso de nuevas herramientas de promoción y posicionamiento en entornos digitales, hace que nos replanteemos los límites y posibles usos de las marcas por terceros utilizando nuevas estrategias de difusión. Y es que estos nuevos escenarios generan en muchas ocasiones confusión en cuanto a los límites conferidos al titular de la marca. En este contexto, antes incluso de que se asiente la interpretación doctrinal y jurisprudencial en relación con los nuevos escenarios, surgirán otros, con nuevos elementos de análisis y nuevos componentes tecnológicos. El reto, por tanto, será lograr una base legal y jurisprudencial lo suficientemente sólida para que su aplicación se acomode a la realidad actual, no como una realidad inmutable, sino como un proceso en continua evolución.