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Indemnización
de
daños
y
perjuicios
“in
re
ipsa” |
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MADRID,
20
de
ABRIL
de
2013
-
LAWYERPRESS |
|
Por
Andrés
Gómez,
abogado
especialista
en
Propiedad
Intelegtual
de
Herrero
&
Asociados |
|
 En
materia
indemnizatoria,
nuestros
tribunales
(por
ejemplo
la
STMC
de
22/11/05)
han
establecido
que
la
indemnización
de
las
ganancias
dejadas
de
obtener
exige
articular
unas
alegaciones
y
unas
pruebas
a
cargo
de
la
actora
encaminadas
a
demostrar
que
la
conducta
infractora
pudo
afectar
a la
actividad
del
titular
de
la
marca
infringida.
En
muchos
casos
no
existe
relación
directa
entre
infracción
y
daño,
y en
otros
casos,
aun
existiendo,
resulta
muy
difícil
acreditar
la
relación
directa
entre
la
infracción
de
la
marca
y el
daño
sufrido
por
el
titular
de
la
marca
infringida.
Existen
dos
supuestos
en
los
que
no
se
le
puede
negar
a la
actora
la
indemnización
de
daños
y
perjuicios
en
base
a la
falta
de
prueba
que
permita
establecer
la
relación
causa/efecto
entre
la
infracción
y el
daño;
a
saber:
1.
Cuando
la
indemnización
solicitada
es
del
1%
de
la
cifra
de
negocios
del
infractor
en
virtud
de
lo
dispuesto
en
el
art.
43.5
Los
tribunales
concederán
al
titular
de
la
marca
infringida,
en
todo
caso
y
sin
necesidad
de
prueba,
la
indemnización
correspondiente
al
1%
de
la
cifra
de
negocios
realizada
por
el
infractor
con
los
productos
o
servicios
ilícitamente
marcados.
Este
criterio
residual
del
1%
recogido
en
el
art.
43.5
de
la
LM
se
aplicará
en
todo
caso
y
siempre
que
se
cumplan
dos
requisitos:
i)
que
se
declare
la
infracción,
con
independencia
de
la
existencia
de
un
daño
real.
Reconocimiento
“iures
et
de
irure”
del
perjuicio
por
el
hecho
mismo
de
la
infracción
sobre
la
base
del
derecho
de
exclusividad
reconocido
por
la
Ley.
Constatada
la
infracción,
queda
probada
la
realidad
de
unos
daños
(STS
25/10/2012),
y ii)
que
se
acumule
con
la
acción
de
infracción
la
de
indemnización,
aunque
no
se
haga
expresa
mención
a
este
criterio
residual
del
1%.
(STS
09/12/2010)
2.
Cuando
la
indemnización
solicitada
es
superior
al
1%
de
la
cifra
de
negocios
del
infractor,
y se
calcula
conforme
al
precio
de
la
licencia
que
el
infractor
hubiera
debido
pagar
por
la
concesión
de
una
licencia
en
virtud
de
lo
dispuesto
en
el
art.
43.2.b)
La
jurisprudencia,
entre
otras
la
STS
18/11/2010,
desarrolla
la
regalía
hipotética
como
opción
para
solventar
los
problemas
de
prueba
y
asegurar
una
indemnización
sin
necesidad
de
probar
el
daño
causado
Eligiendo
este
criterio
indemnizatorio,
una
vez
reconocida
y
declarada
la
existencia
de
infracción,
procederá
la
condena
indemnizatoria
y en
este
sentido,
la
sentencia
establece
que
como
en
la
sentencia
recurrida
se
declaró
probada
la
infracción
de
la
marca
de
la
actora,
la
opción
indemnizatoria
de
la
regalía
hipotética
“no
puede
quedar
frustrada
por
la
ausencia
de
prueba
de
la
realidad
de
los
perjuicios,
ante
la
evidencia
“ex
re”
del
lucro
cesante
a
consecuencia,
en
la
modalidad
dicha,
de
una
utilización
de
los
signos
registrados,
jurídicamente
admisible
mediante
licencia”.
La
cuantía
indemnizatoria
por
este
concepto,
será
un
porcentaje
sobre
la
cifra
de
negocios
obtenida
por
el
infractor
con
los
productos
o
servicios
ilícitamente
marcados.
Este
porcentaje
se
establecerá
aportando
contratos
de
licencias
otorgados
por
el
titular
de
la
marca
infringida
(STMC
24/02/2011).
En
caso
de
no
haber
otorgado
contratos
de
licencia,
a
través
de
certificaciones
que
emite
ANDEMA
y
que
fija
los
porcentajes
de
la
licencias
según
los
sectores
(se
ha
admitido
en
la
SAP
Madrid
09/03/12
y la
STMC
16/11/2011)
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