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31 de MAYO de 2016

Andrés Medina, director general de Herrero & Asociados:

“La marca, además de registrada, tiene que ser usada para no ser objeto de caducidad”

LAWYERPRESS / Núria Ribas

La entrevista está disponible en podcast a través de Derecho Abierto

“La marca, además de registrada, tiene que ser usada para no ser objeto de caducidad”

Cualquier empresa sabe lo importante que es registrar nuestra marca y no digamos ya patentar una invención e incluso un proceso innovador. Aun así, siguen reproduciéndose típicos errores en el registro de nuestros productos y marcas o se perpetúan las dudas sobre cuestiones como el envoltorio, la protección de la que gozan algunas marcas por el hecho de ser notorias o la vinculación entre propiedad industrial y herramientas fiscales para la innovación como el ‘patent box’.

Charlamos con Andrés Medina, socio y director general del bufete Herrero & Asociados y experto en propiedad industrial.

Lawyerpress (LP): Empecemos por el principio. ¿Es legal usar un nombre como marca comercial de mi empresa antes de registrar esa denominación?

 Andrés Media (AM): Teóricamente sí se podría, pero no es una situación en modo alguno que sea aconsejable, ya que las consecuencias podría ser muy graves provocando incluso el tener que abandonar esa marca que se ha estado utilizando en el mercado durante cierto tiempo. El derecho de uso de una marca en España, igual que en la mayoría de países de nuestro entorno, viene dado no por el uso sino por el registro con lo cual se han dado casos que la marca ha sido utilizada por la empresa durante muchos años sin registrarla y cuando ese nombre ha sido registrado por un tercero, la primera empresa se ha visto obligada a renunciar al nombre

LP: ¿Aunque haga, pongamos, veinte años que se usa?

AM: Sí, sí. A pesar de llevar años usándola en el mercado, por mucha implantación que tenga.

LP: Este registro de nuestra marca comercial, ¿debo hacerlo en todos los sectores o solo en los que opero?

AM: En principio solo sería necesario registrarlas en el sector o sectores en las que se está operando. Más precisamente, es obligatorio registrar la marca para aquel o aquellos  productos o servicios que se comercializan. Proceder a una sobreprotección es innecesario porque la marca tiene que ser usada para no  ser objeto de caducidad por falta de uso.

LP: Pero, entonces, si no es necesario registrarla en todos los sectores quiere decir que yo podría registrar una marca conocida en un sector donde esta no opera. ¿Puedo por ejemplo crear una aerolínea y llamarla Coca Cola?

AM: Bueno, si por marca conocida te refieres a las marcas notoriamente conocidas como es el caso de Coca Cola, la respuesta claramente es no. Evidentemente Coca Cola es un marca mundialmente conocida, igual que otras muchas como pueden ser  Nike  o Adidas y estas marcas notoriamente conocidas gozan de una sobreprotección registral. Porque está claro que el uso por parte de terceros lo que buscaría es un aprovechamiento de esa notoriedad. Aprovechamiento ilícito y por consiguiente no sería posible que un tercero utilizara esas marcas como Coca Cola para ningún tipo de producto o servicio.

LP: ¿Qué ocurre con estas marcas notoriamente conocidas cuando lo eran hace 50 años pero que en la actualidad ya no se usan? ¿Una empresa puede recuperar esa marca sin infringir la ley?

AM: Si efectivamente se podría hacer sin infringir la ley… pero con matices, como casi siempre en este campo. La respuesta es sí a nivel general, pero siempre teniendo en cuenta que hay que dejar pasar un plazo de cinco años de no uso de esas marcas notorias. Efectivamente en España y en muchos otros países ha habido marcas que han tenido cierta repercusión en el mercado que luego han sido abandonadas por muchos motivos, y esas marcas pueden ser registradas por un tercero y volver otra vez a usarlas por un tercero diferente al original, siempre dejando pasar ese plazo de cinco años de no uso.

LP: Descendamos al detalle: ¿es patentable el envoltorio con el que vendo mi producto, el llamado ‘packaging’?

AM: Por supuesto, y para ello existe un tipo de registro de marca específico, que es la ‘marca tridimensional’. De hecho, todos somos conscientes del packaging  porque constituye un elemento distintivo del producto. Por ejemplo, si hablamos de un bote de cacao amarillo con tapa roja, no hace falta que diga qué marca hay detrás de ese envase.  Es un ejemplo claro de que el packaging, o ciertas formas de envase, son claramente distintivas y por tanto son y tienen que ser claramente registradas como marca.

LP: Y ahora subamos al nivel más sofisticado en el sentido de proteger las innovaciones que conseguimos a través de herramientas fiscales como el ‘patent box’…

AM: Efectivamente, el ‘patent box’ es una herramienta fundamentalmente fisca, que permite conseguir incentivos minorando las bases imponibles a declarar de los ingresos derivados de la sesión  o transferencia de ciertos activos intangibles, todos vinculados con patentes, modelos de utilidad, diseños o know how de la empresa.  Es decir, el objetivo de esta implantación, que en España lleva solo unos 8 años, es incentivar la innovación por parte de las empresas. Pero estas, por lo que vemos en nuestra experiencia,  se encuentran a menudo con dos dificultades fundamentales para instaurar el ‘patent box’ en sus compañías y en sus balances: saber qué activos pueden ser objeto de ese incentivo, porque si hay una patente está claro pero no es igual de fácil identificar el know how, y, segundo, saber qué valor objetivo se le otorga a esa cesión.

Podcast del consultorio sobre marcas

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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