Novedades interpretativas de la EUIPO sobre la protección de las marcas en el metaverso

Publicado el jueves, 15 diciembre 2022

Carme Setó, Directora área IP & IT y protección de datos de DS Durán-Sindreú

Carme Setó

En los últimos meses el uso de los Non Fungible Tokens conocidos popularmente como NFTs y otros productos virtuales en el entorno metaverso está teniendo mucha repercusión, sobre todo en cuanto a la protección de nuestra marca en entornos como el metaverso y a posibles conductas infractoras de nuestros derechos marcarios por parte de terceros en estos nuevos entornos virtuales (tenemos como ejemplo el mediático caso Metabirkin, en el que la empresa  de moda francesa Hermès inició un procedimiento judicial contra determinados artistas por diseñar y ofertar bolsos inspirados en el famoso Birkin de Hermès bajo el signo “Metabirkin”).

A la práctica, los conocidos NFTs son certificados digitales de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, se asocian a un único activo digital no replicable y, como tal, el contexto actual de protección de las marcas no contempla clases de productos que puedan englobar este tipo de activos digitales.

En este contexto algunas empresas se han apresurado a solicitar nuevos registros de sus marcas renombradas para protegerlas en los nuevos espacios virtuales que están surgiendo. Queremos recordar al respecto que los derechos sobre una marca no se refieren a un signo en abstracto sino a la vinculación entre el mismo y los productos y/o servicios que este signo identifica. Por lo que, a título enunciativo, si tenemos una marca registrada en la clase 12 de la Clasificación de Niza para proteger signos relacionados con “vehículos y aparatos de locomoción” se puede generar la duda si dicha protección en la clase indicada se extiende al mismo tipo de producto, pero en un entorno virtual como el metaverso.

Ante dicho escenario la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha publicado recientemente las directrices para la interpretación de la nueva edición (12ª) de la Clasificación de Niza que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023.

Las principales características de dichos principios adoptados por la EUIPO para la nueva Clasificación de Niza son las siguientes:

  • Incluir los “productos virtuales” dentro de la clase 9 de la nueva edición de la Clasificación de Niza al identificarlo como contenido digital. La EUIPO al respecto aclara que atendiendo que el término “productos virtuales” por sí solo no es lo suficiente claro y concreto, será necesario que el solicitante del registro especifique de forma más precisa el contenido al que se refieren los productos virtuales. Por lo que, la descripción de la clase será esencial a los efectos de que el registro de la marca prospere correctamente.
  • Asimismo, se incorporará en la nueva Clasificación el término “archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles” en la citada clase 9 para hacer referencia a los NFTs. No obstante, la EUIPO considera que el uso por sí solo del término “NFTs” en la descripción de los productos a proteger a proteger no será aceptado en el proceso de registro siendo necesario especificar el tipo de producto digital representado por el NFT.

Siendo bienvenidas las aclaraciones de la EUIPO para el proceso de registro deberemos de estar atentos durante los próximos meses a la evolución de la interpretación de la propia EUIPO y del resto de oficinas de registro de marcas para evitar la denegación del registro de marcas en dichos entornos ante una falta de claridad y precisión.

 

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