Marietta Flores y Kelly Sánchez – IP Lawyer de OMC Abogados & Consultores
Kelly Sánchez y Marietta Flores
Es usual que las marcas farmacéuticas contengan términos de uso común, es decir, que suelan formarse de la conjunción de elementos como prefijos, sufijos o palabras de uso común que evocan de alguna forma una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su función terapéutica, asimismo, pueden aludir a un componente del medicamento o al órgano para el cual se prescriben.
Los términos de uso común, son así considerados por dos motivos: o por ser parte de la conformación de varias marcas o por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Por ser de uso común cualquier persona tiene la libertad de incluirlos en una marca, siempre que ésta no resulte ser confundible con otras marcas de otros titulares.
Por ejemplo, un prefijo de uso común en la clase 5 es el prefijo CORTI que puede hacer alusión al principio activo Corticosteroide o al término Cortisona y el cual se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas a favor de distintos titulares, tales como: CORTIFLEX, CORTIDERM 10, CORTIMED, CORTICREM, CORTIFENOL[1], etc.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en reiterada jurisprudencia que los prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común que se usen en las marcas no pueden ser objeto de monopolio o de uso exclusivo de un solo titular pues al tratarse de vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los use.
Usualmente se suele argumentar que al estar ante signos que identifican productos que inciden directamente en la salud y que tienen consecuencias en el cuerpo humano, el consumidor prestará un nivel de atención alto y especial cuidado al momento de adquirirlos. Esto ha sido reconocido en diversa jurisprudencia del INDECOPI donde se ha señalado que: “tratándose de productos farmacéuticos a que se refieren los signos en cuestión, es razonable asumir que el consumidor, al adquirir tales productos, hará un detenido examen en función de sus necesidades”[2].
Sin embargo esto no es suficiente para desestimar el riesgo de confusión, ya que al estar ante marcas que distinguen productos farmacéuticos y que comparten partículas de uso común, cuya denominación podría resultar ser muy similar, el consumidor sí podría ser inducido a confusión, es decir, éste podría adquirir un producto en la creencia que está adquiriendo otro, lo que se conoce como confusión directa o podría pensar que el producto tiene un origen empresarial distinto del que en realidad tiene, lo que se denomina confusión indirecta.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 08-IP-2013 ha señalado que:
“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.
Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.”
Este criterio ha sido reiterado en varias sentencias del Tribunal, como por ejemplo en el Proceso 30-IP-2000, donde se estableció lo siguiente:
“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.
También en el Proceso N° 68-IP-2001, se siguió esta misma rigurosidad para la comparación de signos en el examen de confundibilidad, concluyendo que:
“Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas».
Estos razonamientos se sustentan en el hecho de que el consumidor medio, no suele ser una persona especializada en temas químicos ni farmacéuticos y tanto la adquisición como utilización de estos productos lo hará sin asistencia profesional permanente.
El hecho de que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI considere que al tratarse de productos farmacéuticos, el consumidor hará un detenido examen en base a sus necesidades, es decir, que prestará mayor atención al momento de adquirir estos productos, no significa que no exista la posibilidad de confusión, más aún si nos ponemos en el lugar de un consumidor medio, quien no necesariamente tiene conocimiento sobre los componentes o propiedades de los productos farmacéuticos que se ofrecen el mercado, por lo que puede caer más fácilmente en confusión al momento de comprar tales productos, en ese sentido, el consumidor podría adquirir en la botica o la farmacia un producto farmacéutico en la creencia que está adquiriendo otro producto, ciertamente porque las similitudes fonéticas entre los signos son tan fuertes que lo llevan a confusión y no le permiten diferenciar un producto de otro. En este caso, no sólo el consumidor caería en confusión sino también el mismo farmacéutico, quien podría confundirse al despachar un producto por otro, precisamente por las similitudes fonéticas y/o gráficas entre las marcas.
Un ejemplo de esto lo ilustra el caso de la marca denominativa “CORTIDEX”. Esta marca fue solicitada por Inversiones Awl S.A.C. de Perú para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; etc. de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Contra esta solicitud Laboratorios Chile S.A. (Chile) formula oposición en base a la titularidad de la marca CORTIPREX que distingue productos de la clase 5. En su oposición, señala que desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos son muy similares porque comparten el vocablo CORTI, siendo dicho término el que el público recordará con mayor facilidad.
La Comisión de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 1085-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y en consecuencia otorgó el registro del signo solicitado, manifestando que desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos presentan una distinta secuencia de consonantes (C-R-T-D-X / C-R-T-P-R-X), por lo que presentan diferencias también en sus sílabas finales (DEX / PREX), lo que determina que dichos signos generen una pronunciación e impresión visual de conjunto diferente. Señala que el hecho de que los signos compartan la partícula CORTI, esto no es determinante para establecer algún tipo de semejanza entre los mismos, ya que ésta forma parte en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 5.
Mediante Resolución N° 0107-2010/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual confirma la resolución de primera instancia señalando que “la partícula inicial CORTI presente en los signos, puede hacer alusión al término cortisona, lo que explica su uso frecuente en la conformación de marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, tal como se aprecia en el Informe de antecedentes. En tal sentido, difícilmente podrá indicar un origen empresarial determinado”.
Desde nuestro punto de vista los signos CORTIDEX y CORTIPREX sí resultan confundibles, porque además de distinguir algunos de los mismos productos, a nivel gráfico y fonético, los signos resultan similares toda vez que comparten la partícula CORTI, que afecta considerablemente la apariencia de los signos confrontados, más aun teniendo en cuenta que comparten la misma terminación (EX) y la misma secuencia vocálica (O-I-E), generando un impacto sonoro y visual de conjunto muy similar, por lo que un consumidor sí podría ser inducido a confusión.
Por eso es muy importante que en este tipo de signos los elementos adicionales que acompañan al término común, ya sean figurativos o denominativos, logren darle una distintividad suficiente que permita identificar y diferenciar el origen empresarial del producto y evitar así el riesgo de confusión, como también evitar que el signo se convierta en descriptivo ya que eso lo llevaría a incurrir en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486[3], pero principalmente porque se debe salvaguardar la salud y la vida de los consumidores, derechos que son superiores a cualquier registro.
[1] Marcas citadas en la Resolución N° 0107-2010/TPI-INDECOPI de fecha 13 de enero de 2010.
[2] RESOLUCIÓN N° 0011-2009/TPI-INDECOPI recaída en el Exp.N°341709-2008
[3] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)
