 Este artículo va especialmente dirigido a
aquellos especialistas en protección de marcas,
y por qué no, a todas aquellas startups que se
enfrentan a la reciente expansión de las
extensiones de nombres de dominio, que ahora van
más allá del aburrido .com. Se dibuja un nuevo
panorama que plantea algunas dudas ¿Cómo
registrar un dominio con las nuevas extensiones?
¿Qué mecanismos de protección ofrecen los
operadores? ¿Qué salvaguardas tiene una marca?
Aquí explicaré cómo proteger tu marca o nombre
de dominio ante la nueva situación de estos
gTLDs.
La ICANN puso en marcha en 2011 un proyecto
sobre nuevos Dominios Genéricos de Primer nivel
(gTLD).
Así, tuvo lugar la emisión de una convocatoria
abierta a cualquier operador para solicitar
extensiones de primer nivel diferentes a las ya
existentes (.com, .org, .edu, etc.). De esta
forma, se pretendía ampliar la variedad de
extensiones, beneficiando así a comunidades
lingüísticas y potenciando la innovación y la
protección de derechos individuales. Los
operadores tuvieron libertad de elegir la
denominación de la extensión (con sujeción a
ciertas normas
de ICANN) pudiendo
proponer y adquirir cuantas quisiesen.
Extensiones tales como .tienda .fitness o .google
fueron propuestas y adquiridas por diferentes
operadores hasta abril del 2012, cuando finalizó
en plazo de solicitud.
El solicitante al que la ICANN haya delegado un
gTLD pasa a ser un “operador de registros”. La
ICANN hace responsables a todos los operadores
de los gTLD nuevos por el desempeño de sus
obligaciones conforme al acuerdo de registro y
les delega responsabilidades importantes. En las
normas que establece la ICANN se incluyen
cláusulas de protección de derechos. Así, el
operador que ha comprado una extensión tiene que
observar ciertas cautelas para asegurar que no
se vulneran los derechos de una persona o una
marca.
Existen dos vías para proteger esos derechos:
a través de los procedimientos de reclamación
interna del operador y a través de los
organismos designados por la ICANN ante los
cuales se suscitarán procedimientos arbitrales.
Posteriormente se ahondará en esta cuestión.
Estando así las cosas, hoy en día se puede
registrar un nombre de dominio con casi
cualquier extensión, incluso se han adquirido
extensiones con caracteres de diferentes
alfabetos como por ejemplo
我爱你
que se escribe con el código (xn--6qq986b3xl) y
en chino significa “.te quiero”.
¿Cómo puedo adquirir un dominio?
Para registrar un dominio con una determinada
extensión es preciso acudir al operador que
adquirió dicha extensión y solicitar el
registro, como es el caso de Donuts
Inc.,
un operador que ha adquirido una gran cantidad
de extensiones de relevancia como .company, .technology
o .viajes. La disponibilidad de las extensiones
responde a un criterio temporal impuesto por
Donuts que hará posible su uso efectivo poco a
poco en el tiempo. Por ejemplo, la extensión
.viajes adquirió validez el 16 de Abril de 2014.
Para registrar un dominio con la extensión
querida hay que acudir a los agentes asociados
al operador que lo posee. Poniendo por caso el
mismo operador podemos observar que la extensión
.technology pertenece a Donuts, el cual está
asociado con 1&1.
En 1&1 hay un buscador que examina todas las
opciones solicitadas con .technology para
comprobar si alguien ha requerido ya ese
dominio. Si se comprueba, el dominio
cocheazul.technology está libre pero
coche.technology ya no se puede solicitar.
¿Cómo puedo protegerme si no lo adquiero y
alguien lo registra?
Como se enunciaba más arriba la ICANN ha
previsto dos vías de protección de los derechos:
a través del operador (un procedimiento
administrativo interno) y mediante arbitraje
ante los organismos designados (OMPI, ICC y ICDR)
Protección de marcas a través del operador
La ICANN ha previsto un sistema de registro de
marcas a través de la Trademark
Clearinghouse (TMCH). Este organismo
sirve de entidad certificadora de los derechos
de terceros. En cualquier procedimiento de
reclamación de marcas en relación con los nuevos
gTLDs es necesario acreditar la posesión de
estos derechos mediante un SMD File (Signed
Mark Data file) expedido por la TMCH.
La inscripción en este registro además cuenta
con un servicio de notificación que alerta a los
propietarios de las marcas inscritas de los
registros de dominios que vulneren su marca. El
coste de registro en la TMCH es de 150 USD al
año.
-
PERÍODO “SUNRISE”: Se otorga a los propietarios
de marcas registradas la posibilidad de
registrar su dominio antes de que la extensión
sea accesible al público general. El
operador Donuts establece un período sunrise
entre 5 y 3 meses antes del lanzamiento oficial
de la extensión. Así, para dominios con la
extensión .technology, este período ya habría
concluido.
-
LISTA DE MARCAS PROTEGIDAS: Donuts también
ofrece un sistema de protección pasiva de la
marca a través de la Donuts Protected Marks List
(DPML). Consiste en un registro de la marca
en el operador para que se bloquee esa
denominación, de manera que ningún agente
asociado pueda registrar el dominio con ninguna
de las extensiones del operador. Si se
bloquea la marca cocacola no se podría registrar
cocacola.company pero tampoco cocacola.tecnology.
Esta herramienta es muy útil y flexible, además
de tener un coste menor que el registro del
dominio, funciona a modo de reserva por si el
propietario de la marca decide desbloquearla y
registrarla él mismo. La permanencia del bloqueo
una vez admitida la solicitud será de 5 años
renovables en períodos de entre 1 y 10 años.
¿Ante qué organismo se suscitaría el
procedimiento (arbitral) en caso de conflicto?
Protección de marcas a través de procedimiento
arbitral en organismos internacionales
La ICANN prevé 4 tipos de protección de
derechos, para los cuales ha asignado a tres
organismos internacionales (WIPO, ICC, ICDR)
para que gestionen los procedimientos arbitrales
que se susciten en el ámbito de los nuevos gTLDs.
Así, se asigna un organismo para cada tipo de
procedimiento:
-
Reclamación por confusión (String confusion
Objection): cuando
exista una similaridad en la cadena que conforma
el dominio que pueda dar lugar a confusión. Por
ejemplo si se registra coca.cola o
cokacola.drink. El Centro Internacional de
Resolución de Disputas (ICDR)
gestionará los conflictos que surjan sobre este
asunto.
-
Reclamación por vulneración de derechos previos
(Legal Rights Objection): cuando
un dominio vulnera los derechos de marca de un
tercero registrando la misma denominación. Por
ejemplo si alguien registra cocacola.drink o
cocacola.company. El administrador de estas
disputas es el Centro de Arbitraje y Mediación
de la Organización Mundial de la Propiedad
intelectual (OMPI).
El coste inicial para un procedimiento ante este
organismo es de 10.000 USD.
-
Reclamación por vulneración del interés público
(Limited Public Interest Objection): se
objeta que el dominio en cuestión daña los
principios y normas morales generalmente
aceptadas y el orden público reconocido en los
principios internacionales del Derecho. El
organismo designado es la Cámara de Comercio
Internacional (ICC).
-
Reclamación colectiva (Community Objection): cuando
existe una oposición sustancial a la aplicación
de un dominio por una proporción significante de
objetores. La ICC resolverá estas disputas
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