Implicancias del registro de marca

Publicado el lunes, 4 diciembre 2023

Evelyn Dueñas – Especialista en Propiedad Intelectual, Estudio: OMC Abogados & Consultores

Evelyn Dueñas

Evelyn Dueñas

En los últimos tiempos los registros de marca se han visto incrementados en Perú, esto se debe a la simplicidad del procedimiento y a la rapidez del mismo, siendo accesible a cada vez más personas.

Antes de ahondar en los requerimientos y otras particularidades del registro de marca en Peru, es importante tener una idea general acerca de que es lo que se puede registrar como marca y cuales son algunas prohibiciones en el registro de marca

Una marca se define como un signo que sirve para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado, las marcas pueden ser de diferentes tipos:

Denominativas: las cuales se encuentran conformadas únicamente por una o más palabras

Figurativas: las cuales se encuentran conformadas por una imagen o figura.

Mixtas: entre las que podemos encontrar marcas que se encuentran conformadas por un término conjuntamente con una figura.

Tridimensionales: conformadas por la forma de diversos cuerpos con 3 dimensiones, como son los envoltorios, empaques, envases.

Ahora que conocemos los tipos de marca es preciso conocer las razones por las cuales se puede denegar un registro, se debe considerar que se denegara el registro de aquel signo que incurra en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como lo previsto en el artículo 137 de la misma Decisión[1], según el cual la autoridad puede también denegar el registro de una marca.

Entre las prohibiciones más usuales se puede hacer referencia a las siguientes:

  • Cuando el signo es carente de distintividad
  • Cuando el signo es descriptivo es decir se limita a describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones para los cuales ha de usarse dicho signo,
  • Cuando el signo es genérico porque consiste en una indicación que es el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate
  • Cuando el signo es usual porque consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
  • Cuando el signo puede engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
  • Cuando el signo reproduce o imita escudos de armas, banderas, emblemas, entre otros, sin la autorización correspondiente.
  • Cuando el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a un signo solicitado o registrado por un tercero (marca, nombre comercial, lema comercial), en el Indecopi, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
  • Cuando el signo solicitado afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante (salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos).
  • Cuando el signo solicitado infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero (salvo que medie el consentimiento de éste).

Luego de conocer las prohibiciones del registro de marca podemos hablar sobre los requisitos y el procedimiento de registro, como ya habíamos adelantado al inicio del presente articulo el procedimiento de registro es bastante accesible, primero porque no son muchos los requisitos para proceder con el mismo, primero es recomendable proceder a realizar una búsqueda de la marca a fin de determinar si no hay marca parecida, esta búsqueda se puede hacer a través de la página de Indecopi en el siguiente enlace: https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio , una vez que se tiene certeza de que no hay marca parecida que pueda obstaculizar el registro se procede a llenar el formulario el cual se encuentra en el siguiente enlace: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/173478/F-MAR-03/d894f251-1352-48a8-bdd7-6db6238896ef.

En el formulario antes mencionado se deben consignar ciertos datos importantes como lo son el nombre del solicitante, país, el nombre de la marca, tipo de marca y la clase, así como productos o servicios que se desean solicitar , cabe señalar que en Peru hacemos uso de la clasificación de Niza en la cual se pueden buscar y escoger  diferentes productos y servicios a través del siguiente link : https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/

Una vez que se ha procedido a completar el formulario, se puede presentar la solicitud ya sea de forma virtual a través del siguiente link: https://servicio.indecopi.gob.pe/sel/login.jsf en cual los usuarios crean una cuenta para poder acceder o de forma presencial acercándose a las oficinas de Indecopi. El costo de la tasa por una solicitud es de S/ 534.99 por la primera clase y S/ 533. 30 por cada clase adicional. Asimismo, nuestro estudio brinda el servicio de registro de marca en el cual nos encargamos de todos los pasos desde la presentación de la solicitud hasta la obtención del registro, siendo el costo de US$ 550 por una solicitud en una clase y US$ 500 por cada clase adicional, este costo es total e incluye tanto tasas como honorarios y gastos.

Una vez que se ha procedido con la presentación de la solicitud, Indecopi realiza un examen formal a fin de determinar si se han cumplido con los requisitos formales, en caso haya algún requerimiento de precisión de algún producto o servicio o documento de poder se emite una notificación que puede ser de 10 días en el primer caso o 60 días en el segundo , luego de esto se realiza la publicación de la marca , la cual  entra en un plazo de 30 días luego de ser publicada para recibir oposiciones , finalmente se emitirá una resolución en la cual se determine si la marca accede o no a registro, todo este proceso puede demorar 6 meses aproximadamente dependiendo si la marca recibió o no alguna oposición.

Finalmente es importante hacer una mención especial al proceso de oposiciones, tal como señalamos en el párrafo anterior una marca puede recibir oposiciones , a través de este procedimiento el titular o solicitante de una marca se opone a la marca de un tercero que es de fecha posterior  a la suya al considerar que su similitud o identidad podría generar un riesgo de confusión , las oposiciones no solo se pueden basar en registros o solicitudes previas en nuestro país sino también en registros en otros países de la Comunidad Andina o registros de países que formen parte de otros tratados como la Convención de Washington e incluso se puede sustentar una oposición por mala fe.

De acuerdo a lo que hemos podido desarrollar en el presente articulo el registro de una marca es simple toda vez que en la actualidad existen herramientas más accesibles que permiten que el usuario pueda dar inicio y continuidad al trámite sin tener que hacerlo de forma presencial, únicamente desde la comodidad de su hogar. Asimismo, el registro de marcas es importante porque otorga derechos especiales a su titular, el cual puede impedir que terceros se apropien de su marca y registren signos idénticos o similares.

[1] https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47

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